从标识贴附到商标使用—关于“pretul”案的阅读理解

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作 者 | 余 晖 湖南省长沙市中级人民法院

(本文系知产力获得独家首发授权的稿件，转载须征得作者本人同意，并在显要位置注明文章来源。)

2015年11月，随着最高人民法院（2014）民提字第38号案的判决（以下简称“pretul”案或再审判决，相应的本案的一案判决简称一审判决，二审判决简称二审判决），外界认为这是最高人民法院在个案中对涉外定牌加工中的商标问题给了个明确的答案。这个答案是什么？笔者试着从判决中梳理一些关键点，以自己的视角写一篇阅读理解。

本案事实很简单，国内商标注册人作为原告（简称为莱斯公司）认为被告（简称为亚环公司）为海外客户（简称为储伯公司）生产的、标注与其注册商标相同或近似的商标的商品侵犯了其pretul商标权。被告所生产的商品100%用于出口。如此典型的案情，以至于外界并不关注原、被告到底是谁、所涉商标是什么，大家的注意力都集中在裁判的理由。判决书中完整地记载了三级法院的裁判理由，除了外界特别关注的标注商标行为的定性及混淆的判定，笔者认为对涉案侵权行为的定性也非常关键。

一、涉外定牌加工行为的定性。

定牌加工, 英文简称OEM（Original Equipment Manufacture），译为“原始设备厂商”，又称“贴牌生产”“代工生产”。关于定牌加工的概念，目前存在两种不同表述：一种为定牌加工方受订作方（委托方）的委托，生产贴附有指定注册商标的商品，并将商品交付给订作方销售，订作方依照合同约定支付加工费的贸易方式；一种为定牌加工方受商标权人或商标使用权人委托，生产贴附有指定注册商标的商品，并将商品交付给订作方销售，订作方依照合同约定支付加工费的贸易方式。从文理上看，上述两种概念中前者的内涵更广，包括委托方不具有定牌加工所涉商标的商标权或商标使用权的情形。

“pretul”案属于国外委托方在所在国有商标权的情形，本文也以这种方式为例展开讨论。

事实上“pretul”案是否构成涉外定牌加工在双方当事人之间是存在争议的。一审法院对这个问题进行了明确的回应。一审程序中，莱斯公司认为亚环公司与储伯公司之间在售货确认书注明了双方的身份分别为卖方和买方，产品及产品说明书也注明了储伯公司为进口商，故为系国际货物买卖合同关系，不属于定牌加工。而亚环公司则认为双方在合同文件上的称谓并不影响其实际关系是涉外定牌加工，而不是国际货物买卖。

一审法院认为，所谓涉外定牌加工，一般指国内加工方接受境外委托方的委托，按境外委托方指定的商标生产产品，并将产品全部交付境外委托方并由其在境外销售，境外委托方向境内加工方支付加工费的一种贸易方式，其性质实为承揽合同关系。就本案而言，虽然储伯公司与亚环公司签订的售货确认书载明储伯公司为买方，亚环公司为卖方，被控侵权挂锁包装盒及产品说明书还用西班牙文特别标明“进口商：储伯公司”，但因莱斯公司并未提供涉案产品在中国大陆境内销售的证据，亚环公司也已提供了储伯公司在墨西哥注册的第770611号“PRETUL”商标证书，亚环公司加工生产的挂锁的锁体、钥匙及所附的产品说明书上均带有“PRETUL”商标，储伯公司对亚环公司按其要求定牌生产涉案产品也予以认可，故可认定亚环公司与储伯公司存在涉外定牌加工合同关系。

二审法院的认定较为粗放，认为纵观我国现行法律、法规及司法解释,未见有类似本案亚环公司行为的例外规定，直接适用商标法关于侵权的规定。

最高法院在再审判决中，也没有使用涉外定牌加工这个词，而是在叙述亚环公司的行为时用了“亚环公司在委托加工产品上贴附的标志”的表述，即将亚述公司的行为定性为委托加工。

本案中，亚述公司接受储伯公司授权在其生产的产品上标注储伯公司的商标，并其商品全部出口至储伯公司指定的国家。这种行为到底是国际货物买卖还是如最高法院认定的委托加工呢？三级法院并没有做详尽论述。但笔者认为，这个问题却是解决商标的使用及混淆可能性问题的基础事实。在多年的涉外定牌加工商标侵权讨论中，有一个观点一直用以论证不侵权判决的适当与否，即如果将涉外定牌加工的贴牌行为定性为不构成商标使用，那么全部商品用于出口的外向型企业的自有商标是否构成使用？这些企业的商标是否面临撤三风险？代工是否会成为侵权商品的生产厂家的避风港？很多人认为法院因政策性因素对涉外定牌加工行为另眼相看。笔者猜测这也是莱斯公司在制定诉讼策略时考虑的因素，因此莱斯公司希望把亚环公司的生产行为定性为国际货物买卖合同关系，而亚环公司却一直声称自己是涉外定牌加工行为。

合同法第二百五十一条规定了承揽合同，即承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。第二百六十四条规定，订作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的，承揽人对完成的工作成果享有留置权。由此可知，在这种合同关系中，承揽人其对所加工的产品不具有所有权，也就是说在承揽人和定作人之间的定作物交付，并不会产生所有权的流转。对比合同法第一百三十条的规定“买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。”显然，承揽合同与买卖合同存在重大区别，承揽合同中涉及加工费对应的是承揽人的劳务付出和材料费，因此从这个意义上说定作物的准确表述应当是产品而不是商品，至少在承揽人控制之下时是这样。

比较一下本案的亚环公司和储伯公司之间的关系，从判决中看不出由谁提供原材料，合同将双方称呼为卖方和买方，但与一般的国际货物买卖合同不同之处在于储伯公司授权亚环公司在产品上标注其商标，即具有按需定制这个重要特征。商标最基本的功能就在于指示商品来源，指向商标权人。从这个角度来看，亚环公司生产的涉案产品流入市场后，其来源将指向储伯公司而非亚环公司，亚环公司不可能因生产而对这些标注储伯公司商标的商品享有所有权。两者之间的关系符合合同法第二百五十一条规定的承担合同的规定。笔者窃以为再审判决中如果使用加工承揽替代委托加工一词可能更为准确。

涉外定牌加工行为的定性对继续讨论商标的使用及混淆的可能性具有重要的意义。

二、商标使用与混淆可能性

本案一、二审判决在将亚环公司的行为认定为商标使用时十分坚决，说理时直接适用了原商标法实施条例第三条及旧商标法第五十二条第（一）项的规定。两级法院均在判决中提到了商标的地域性，并以地域性排除了储伯公司的国外商标在中国的保护。在给予莱斯公司商标保护时，两级法院亦提到了地域性。差别在于一审法院只认定两同情形为商标侵权，而认为与莱斯公司的该注册商标不相同的商标，因定牌产品均出口至墨西哥，不在中国境内销售，中国境内的消费者也没有发生混淆的可能，其行为不构成侵权。二审法院对近似商标加相同商品的问题，认为《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款并未对“相关公众”作地域限制，《中华人民共和国知识产权海关保护条例》第三条第一款明确规定“国家禁止侵犯知识产权的货物进出口”。因此，亚环公司使用主要部分为“PRETUL”行为，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与莱斯公司“PRETUL及椭圆图形”注册商标的商品有特定的联系，侵犯了莱斯公司的注册商标专用权。

最高法院再审判决认为“该批挂锁并不在中国市场上销售，也就是该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标志的商品，与莱斯公司生产的商品的来源产生混淆和误认的可能性……亚环公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为……商标法保护商标的基本功能，是保护其识别性。判断在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，要以商标发挥或者可能发挥识别功能为前提。也就是说是否破坏商标的识别功能，是判断是否构成侵害商标权的基础。在商标并不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用的情况下，判断是否在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，都不具实际意义。”

最高法院与一、二审法院在商标使用的认定上发生了重大分歧。最高法院把亚环公司在产品上标注储伯公司授权商标的行为认定为贴附标志。这是近年来在涉外定牌加工案件的判决中对商标使用最为直接和明确的定义，应该能对目前司法实践中对商标使用的认识误区起到澄清的作用。

首先，最高法院的判决中使用了“标识”一词，以区别于商标。新旧商标法对于商标民事侵权行为的基本事实状态均可概括为：在相同或类似商品上使用相同或近似商标。此处所说的是商标而不是商标标识，标识必须使用于商品之上才可能是商标。例如相关公众在自己使用的私人物品上粘贴上他人的商标标识的行为就不属于商标法的调整范围。商标标识即使被使用在商品之上，还需要起到识别来源的作用才属于商标法意义上的商标使用。最高法院在本案再审判决中明确认为“避免将不属于识别商品来源的使用行为纳入商标使用范畴，进而导致商标法第五十二条的扩大适用。”在新商标法的语境下这段话可以理解为，适用商标法第五十七条的前提是涉案标识起到了商标法第四十八条规定之用于识别商品来源的作用，而不能僵化地将标注他人商标相同或相似标识的行为机械地认定为商标侵权。

其次，笔者认为，对一个复杂的法律问题，最有效的解决途径就是将其分解为若干最基本的法律关系，并进行逐一分析。对涉外定牌加工所涉商标问题进行讨论，就不能脱离定牌加工行为本身来进行。上文将涉外定牌加工定性为承揽合同，从承揽合同法律关系的角度也可以很好地理解再审判决中“该批挂锁并不在中国市场上销售，也就是该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能”。通说承揽合同包括以完成一定的工作并交付工作成果为标的、定作物具有特定性等特点，其合同是为了满足定作人的特定要求而成立。如前文所述，承揽人和订作人之间的定作物交付，并不会产生所有权的流转，因此在承揽合同中承揽人出卖的劳务而非商品，这是承揽合同的基本特征。在司法实践中，承揽人依据合同法第二百六十四条的留置权时，亦要求将产品所附着的商标标识进行妥善处理后才能销售，否则可能构成商标侵权。因此，承揽合同的标的物由于没有在定作人和承揽人之间产生所有权流转，不具备商品属性，甚至因其“涉外”因素的限制也不会流入中国市场，即不会在中国“变成”商品。承揽人在定作物上标注商标的行为，属于再审判决所称之“贴附”，在定作人与承揽人之间，该商品属于定作人，故这种贴附的标识也如再审判决所述“既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能”。

在本再审判决宣判后，业界的置疑声包括“出口企业怎么办”、“国内定牌加工也不侵权”等。只要把它们与涉外定牌加工进行简单的对比，这置疑自然能得到答案。出口型企业的担忧不无道理，出口型企业（不包含oem企业）一般在国内注册一个基础注册商标，再通过基础注册向国外马德里进行国际注册，以保证在国外的销售。如果因为国内三年未使用被撤销，根据五年内马德里中心打击规则，国外的都被撤。依据未在国内销售或未造成实际损害等理由，出口型企业合法使用的商标（全出口）也会被视为未使用而被撤销。然而笔者认为这是对商标使用的误读。与涉外定牌加工相比，国际货物买卖合同买卖双方通过合同转移所有权，故其合同标的为商品，无论这些商品在哪国上市，它在中国生产者手中的时候，已经具备了商品的交换价值，在其上贴附的标识自然也有了识别来源的功能，成为国外进口企业选择交易对象的指引，所以出口外向企业在自己出口的商品上使用商标的行为，理应构成商标的使用。同样，笔者认为，业内人士对于“国内定牌加工”可能因不构成使用而成为侵权行为的避风港的担忧也是多余的。国内定牌加工行为在定作人和承揽人之间同样存在以劳务为标的的合同关系，与涉外定牌加工不同之处在于承揽人交付商品后，商品会进入中国市场。在国内的市场流转中，其产品上贴附的标识会起到商标的作用。当然这种标识到商标的转化是通过定作人的行为实现的，当定作人的行为构成商标侵权时，承揽人如果在完成定作任务时没有尽合理注意义务，则有可能构成商标法规定的帮助侵权。同样的理由可以解决业内人士对仓储行为的顾虑。因此，笔者认为考查标的物（即标注了商标标识的产品）的商品属性，应是“该批挂锁并不在中国市场上销售，也就是该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能”这段话的应有之意。

业界还有一种置疑叫举重明轻，即认为擅自制造他人商标标志的行为构成帮助侵权，而涉外定牌加工中很多情形下不可避免地要制造他人商标标志且进行贴附，这种显然较重的行为不构成侵权与理不合。笔者认为，商标法第五十七条第（四）项原文为“伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的”，伪造、擅自两个词显示该条文的构成是要求主观过错的，而且制造这些标识的目的是为了让这些标识流入市场，某品牌的脑残粉在家大量绘制品牌logo的行为，如果只为自己欣赏和练习，显然是不构成商标侵权的。涉外定牌加工中是否具备伪造或擅自这一要件呢？作为承揽合同的关键特征在于接受他人委托，且承揽人明知生产的产品不会进入中国市场，没有买卖就没有伤害。因此，我觉得这种置疑也多虑了。

第三，关于混淆的可能性。在本案判决之前认定涉外定牌不构成商标侵权的理由之一还包括“不会对商标权人利益造成实际损害”。制止混淆是商标法的基本功能，而商标侵权的构成要件是混淆可能性而不是实际混淆，所以混淆可能性与造成实际损害事实上是一体两面的关系。最高法院的再审判决除了明确了使用的判断标准之外，还有一个重大的意义在于明确“也就是说是否破坏商标的识别功能，是判断是否构成侵害商标权的基础。在商标并不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用的情况下，判断是否在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，都不具实际意义。”笔者对此点无数个赞，辩法析理，连商标的使用都够不上，根本就不该归商标法来管，那么还需要判断混淆吗？当然从这个角度出发，笔者认为既然不需要考察混淆，那么再审判决中“该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标志的商品，与莱斯公司生产的商品的来源产生混淆和误认的可性能”的后半段“与莱斯公司生产的商品的来源产生混淆和误认的可性能”能否省略？尽管我理解这种表述是为了增加不具识别功能的说服力。

笔者认为，最高法院的“pretul”案再审判决最大的意义在于结束了涉外定牌加工案件裁判理由的乱状，即使相较于此前使用同样裁判理由的判决，更清楚明确地阐明了商标使用的认定方法，理清了使用与混淆的关系，不仅对涉外定牌加工案件有指导意义，其确立的裁判方法对普通商标民事侵权案件的审理也能起到正本清源的作用，一个标识用在商品上时，是否属于商标的使用要看它的实际功能，并非所有的标注在商品上的标识都是商标。

笔者还认为，通过对涉外定牌加工行为性质的分析可以将其定位为承揽合同，而通过涉外承揽合同与国际货物买卖合同及一般承揽合同进行比较，我们可以发现涉外定牌加工行为不构成商标侵权并非政策性考量，而是其行为本身特点决定的。